Patent prosecution是指申请人和他们的代表与专利局之间就专利或专利的申请产生的互动。一般而言,Patent prosecution可分为授予前申请流程(pre-grant prosecution)和授予后申请流程(post-grant prosecution),前者涉及与专利局就授予专利进行抗辩,有时还涉及与专利局进行谈判,后者涉及授予后的修改和异议程序等问题。
Patent prosecution不同于Patent litigation,Patent litigation描述的是与专利侵权有关的法律行动。
管理专利起诉的规则和法律通常载于各国政府专利局发布的手册中,如美国的《专利审查程序手册》(MPEP)或加拿大的《专利局实践手册》(MOPOP)。
为了为发明人获得专利权,(法律)执业人员通常首先通过采访发明人来起草申请,以了解发明的性质,并帮助澄清其新特性(novelty)。执业人员需要确定熟悉本发明所在的一般领域的人已经知晓的内容(该等已经知晓的内容被称为现有技术(prior art)),并需要获得关于本发明的特性和背景的图纸和书面说明。
在这个最初的阶段,有时被称为“专利准备”,执业人员也可能试图准确地确定是谁促成了发明的产生。不正确的发明者名单可能会无可挽回地致使任何可能获批的专利申请无效。这一名单的确定在美国特别重要,但在其他司法管辖区可能被认为不那么重要。该执业人员亦可能对是否曾就该项发明作出过任何公开、出售要约或其他此类公开披露进行查证。根据一些司法管辖区的法律或法规,在提交专利申请之前公开披露或要约出售一项发明可能会阻止专利的颁发。在美国,这些法律载于“美国法典”第102章第35节。
在起草完成专利申请、并遵守任何其他规则(如让发明人在提交申请之前对申请进行审查)、并获得申请人的许可后,执业人员向专利局提交专利申请。通常情况下,执业者会寻求尽快提交申请,因为在包括欧洲和日本在内的大多数司法管辖区,如果就同一主题提交了两份或两份以上的申请,则只有先提交申请的一方才有权(根据“first-to-file” 规则)获得专利。在《美国发明法》颁布之前,美国一直遵循first-to-invent规则,根据这一规则,在专利申请在专利局待审批期间,提早提交申请可能会阻止某些材料作为现有技术(prior art)被应用于专利申请。然而,从2005年到2009年,美国国会连续三次会议试图通过2005年的专利改革法案、2007年的专利改革法案和2009年的专利改革法案,将美国改变为“first-to-file” 规则。最后,在2011年9月16日,随着美国发明法的颁布,美国转向了“first-to-file” 规则。
大多数专利申请具有至少两个部分,包括该发明的一般书面描述及其至少一个“实施例(embodiment)”,以及一组 “权利要求”,并需要在其中准确地界定申请人认为的他或她的发明的特定特征。这些权利要求用于将本发明与现有的现有技术(prior art)区分开来,并在颁发专利之前由专利局与现有技术(prior art)进行比较。
大多数司法管辖区的专利申请通常还包括(并且可能必须包括)一幅或一组附图,以便于理解该发明。在一些司法管辖区,还可以提交专利模型来证明发明的运作。在涉及遗传学的应用中,甚至可能需要遗传物质或DNA序列的样本等。